Norma Legal Oficial del día 18 de Diciembre del año 1998 (18/12/1998)

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TEXTO DE LA PÁGINA 37

MORDAZA, viernes 18 de diciembre de 1998 T no es reivindicable por si sola por cuanto solo puede acceder a re `stro en la medida que posea una configuracion especi ar . - Por ultimo, el signo solicitado no constituye la transcripcion total o parcial de las MORDAZA notorias, ya que si bien comparten como elemento predominante la letra T, estos presentan una total diferenciacion en su diseno afico, circunstancia que elimina la posibilidad de que eYsigno solicitado sea considerado por el publico consumidor como una transcripcion total o parcial de las MORDAZA de Telefonica de Espana S.A Tampoco el si o solicitado ha sido escrito en caracteres distintos a los de $ MORDAZA registradas. as 4.1.5 Conclusion ~ En virtud a lo expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicion establecida en el Articulo 83' inciso d) de la Decision 344 concordado con el Articulo 130" inciso d) del Decreto Legislativo N" 823. 4.2 Articulo 83O inciso e) de la Decision 344 Articulo 130° inciso e) del Decreto Legislativo No 823 Se establece que no podran registrarse como MORDAZA aquellos signos que MORDAZA similares hasta el punto de producir confusion con una MORDAZA notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la MORDAZA notoriamente conocida. Para que esta prohibicion surta efectos es necesario que concurran los siguientes supuestos: 4.2.1 Que un tercero solicite el registro de un signo similar al grado de producir confusion con la MORDAZA notoriamente conocida. A diferencia del inciso anterior, el inciso e) del Articulo 83' de la Decision 344 concordado con el Articulo 130' inciso e) Decreto Legislativo No 823 establece expresamente que los signos deben ser similares hasta el punto de producir confusion. 4.2.2 Independientemente de la clase de los productos 0 servicios para los cuales se solicita el registro. Si bien se senala que el signo solicitado debe ser similar a la MORDAZA notoria independientemente de la clase que se trate, ello debe analizarse conjuntamente con la expresion "sean similares hasta el punto de producir confusion", de lo cual se concluye ue esta prohibicion 4 queda supeditada a que el signo se so icite para distinguir productos o servicios identicos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si ertenecen a una misma clase de la Nomenclatura OficiaP) a los que distingue la MORDAZA notoria%. 4.2.3 Diferencias entre el inciso d) y el inciso e) del Articulo 83O de la Decision 344 (concordado con el Articulo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo No 823) En la medida que el alcance de la prohibicion al registro en el caso del inciso e) es mas restrictivo que en el supuesto del inciso d) y no siendo razonable suponer que el legislador MORDAZA y nacional quisieron re ar el mismo supuesto en dos incisos diferentes - al prohi" el inciso d) el registro de ir la MORDAZA notoriamente conocida ara todos los productos o cial, servicios de la Nomenclatura 0 %. tambien prohibe su registro respecto de aquellos signos que le generen un riesgo de confusion, supuesto previsto en el inciso e) - la Sala es de la opinion que en el presente caso el presupuesto y el contenido de la roteccion es diferente. Asi, conforme se Ra determinado en el punto 4.1.3 en el Articulo 83' inciso d) de la Decision 344 (Articulo 130' inciso d) del Decreto Legislativo N" 823) queda MORDAZA que se otorga una defensa amplia de la MORDAZA notoriamente conocida, que no solo se extiende a los conflictos con otras MORDAZA - incluidos simbolos, emblemas o logotipos - sino tambien a los que tienen lugar con nombres y lemas 35 comerciales .Por su parte, el inciso e) protege exclusivamente a la MORDAZA notoriamente conocida frente al registro de signos que MORDAZA confundibles. Cabe entonces determinar, si las condiciones de la proteccion reguladas en el inciso d) (ver punto 4.1.1) y que no figuran en el inciso e) son aplicables por analogia. Al respecto, la Sala estima que siendo el contenido de la proteccion en

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cada caso distinto, debe correspondientemente exigirse condiciones diferentes para acceder a su roteccion. En consecuencia, al emplear el P egislador MORDAZA y nacional en el inciso d) del Articulo 83' de la Decision 344 (concordado con el Articulo 130" inciso d) del Decreto Legislativo No 823) el concepto de signo distintivo notoriamente conocido o MORDAZA notoriamente conocida probablemente no solo quiso extender el MORDAZA de proteccion a otro MORDAZA de signos (nombre comercial, lema comercial) sino, por el diferente alcance que tiene la proteccion en uno y otro caso, regular una MORDAZA notoriamente conocida diferente a la "marca notoriamente conocida" del inciso e) del Articulo 83' de la Decision 344 (concordado con el Articulo 130' inciso e) del Decreto Legislativo No 823). La Sala es de la opinion que a diferencia de la legislacion de otros paises que distinguen entre MORDAZA notoriaX, MORDAZA de alto renombres7 y MORDAZA renombrada%, como diferentes categorias de MORDAZA que por su alto grado de implantacion en el MORDAZA merecen una proteccion especial, que va mas alla del MORDAZA de registrabilidad y de especialidad, variando esta proteccion segun el MORDAZA de MORDAZA de que se trate, el legislador MORDAZA y nacional prefirieron utilizar una categoria unica (marca notoriamente conocida) senalando condiciones diferentes para acceder a los mecanismos de roteccion previstos en el Articulo 83' incisos d) y e) de la Eecision 344 (Articulo 130' incisos d) y e) del Decreto Legislativo NO 823)3g. Ello equivale a decir que a pesar de utilizar un unico termino, al regular un alcance diferente en la proteccion en realidad se esta hablando en realidad de "marcas notoriamente conocidas" diferentes40. Esta interpretacion hace tambien mas coherente la regulacion de la MORDAZA notoriamente conocida en el sistema de MORDAZA peruano. En efecto, de esta forma la proteccion de la MORDAZA notoria en la fase de registro se pro ecta coherentemente sobre el alcance del ius prohiBendi que se confiere al titular de la MORDAZA (facultades del titular

3,

Cfr. MORDAZA Lastres ob. cit. p. 252.

35 Ver MORDAZA Lastres, ob. cit., p. 242. 36 Se entiende por MORDAZA notoria o notoriamente conocida aqutMla que careciendo de apoyo registra1 goza de notoriedad entre los destinatarios de los productos o seicios, lo que le permite impedir o anular el registro de una MORDAZA solicitada o registrada posteriormente, siempre que pueda originar confusion con la MORDAZA notoria. Ver por todos, Kur, Well-Known Marks, Highly Renowned MORDAZA and Marks Having a (High) Reputation - What's It A!I About?, ll C, vol. 23, No 2, 1992, pp. 220 y 221. 37 La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado requieren que una MORDAZA que goza de una extraordinaria implantacion en el MORDAZA (practicamente en la totalidad del publico de los consumidores), un goodwilldesarrollado a partir de la excelente calidad de los productos o servicios distinguidos y que es utilizada en forma exdusiva en el trafico por su titular, debe ser protegida contra un registro o uso que ocasione un perjuicio a su fuerza distintiva y publicitaria (proteccion contra el riesgo de dilucion). A este MORDAZA de MORDAZA se les conoce como MORDAZA de alto renombre, MORDAZA renombradas,
MORDAZA famosas, MORDAZA prestigiosas, etc. Ver Kur, ob. ch., pp. 222 a 224.

38 La MORDAZA renombrada o de alta reputacion es aquella que posee una elevada dosis de reputacion y prestigio y que debe ser protegida contra la dilucion de su valor atractivo, su utilizacion para productos o servicios distintos en una forma que pueda paras& las representaciones positivas 0 atractivas que condensa y su utilizacion 8n productos 0 servicios de manera que genere asociaciones negativas que daiien su reputackjn. El elemento decisivo de la proteccion mas alla del MORDAZA de especialidad no radica en un grado concreto de implantacion de la MORDAZA en el Mico, pero tampoco es ajeno a ella. Ver Kur, ob. cit., pp. 226 y ss. 39 A nivel internacional, en el seno del Comite de Expertos de la OMPI sobre MORDAZA notoriamente conocidas se ha optado por armonizar la variedad de estos conceptos (marcas notorias, marcasdealto renombre, MORDAZA renombradas)auncokptounico: MORDAZA notoriamente conocidas. No se establece, sin embargo, un fundamento de la proteccion unico, sino plural y vinculado a los siguientes riesgos: riesgo de confusion, que la utilizacion respecto a productos o servicios distintos indique un vinculo entre ellos y el titular de la MORDAZA notoria; que pueda menoscabar el caracter distintivo de la misma de forma desleal; que constituya una ventaja desleal respecto de ese caracter distintivo. No se adopta aqui la definicion de una categoria especial de MORDAZA notoria protegible en todo caso, sino un sistema de condiciones dentro del cual no se exige la reputa& de la marca. Cfr. OMPI, Documento SCT/1/3 del 14 de MORDAZA de 1998, Proteccion de
las MORDAZA notonamente conocidas. do Cfr. MORDAZA Lastres, ob. cit., p. 248.