Norma Legal Oficial del día 30 de noviembre del año 2005 (30/11/2005)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, miercoles 30 de noviembre de 2005
de no hacerlo, se procedera a cancelar total o parcialmente el registro, segun sea el caso. La Sala considera pertinente senalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la MORDAZA deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenia bajo el regimen anterior, esta figura constituye una herramienta util que contribuye a que la cancelacion cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustracion, conviene senalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos juridicos como el espanol6 y el Sistema Comunitario Europeo7 2.3 Condiciones del uso de la MORDAZA El articulo 166 de la Decision 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la MORDAZA ha sido usada: (i) Cuando los productos o servicios que MORDAZA distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el MORDAZA bajo esa MORDAZA, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectua su comercializacion en el mercado; y, (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior. Asimismo, la MORDAZA preve que el uso de la MORDAZA en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca. A fin de determinar cuando y como se cumple con la obligacion de uso de la MORDAZA, el Tribunal MORDAZA en reiterada jurisprudencia8 - que tambien resulta aplicable a la Decision 486 - ha interpretado lo siguiente: - En cuanto a la forma: el uso de la MORDAZA debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intencion de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y publicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbolico. - En cuanto al elemento cuantitativo: la determinacion del uso de la MORDAZA es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si una MORDAZA distingue bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la demostracion de que en un ano se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el numero de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podria decirse que existe comercializacion real de un producto, como el maiz, porque en un ano solo se MORDAZA colocado en el MORDAZA tres bultos del grano. Desde el punto de vista del periodo previsto en la MORDAZA comunitaria para la utilizacion de la MORDAZA, se establece claramente que se incurrira en la causal cuando la MORDAZA no se hubiese usado durante los tres anos consecutivos precedentes a la interposicion de la accion de cancelacion. A tenor de lo establecido en el articulo 167 de la Decision 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la MORDAZA dispone que, cuando la falta de uso de una MORDAZA solo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la MORDAZA no se hubiese usado; para ello, habra de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente: (i) La MORDAZA dispone que la Autoridad "ordenara" la reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios
cuyo uso no MORDAZA sido acreditado, por lo que la MORDAZA no establece una facultad sino que impone una obligacion: la de cancelar parcialmente el registro de una MORDAZA respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no MORDAZA sido acreditado. (ii) La MORDAZA establece - refiriendose a la reduccion o limitacion MORDAZA senalada - que debera tomarse en cuenta la "identidad o similitud" de los productos o servicios. La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso MORDAZA sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la MORDAZA, la Autoridad debera determinar: a) Si se acredita el uso de la MORDAZA para un producto o servicio identico a uno especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o b) Si se acredita el uso de la MORDAZA para un producto o servicio que no se encuentra especificamente detallado en la lista de productos o servicios que esta distingue. En este caso, debera verificar, en particular: i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o, ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un genero de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca. La intencion de la MORDAZA - a criterio de la Sala - no es mantener el registro de una MORDAZA para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para "sus similares", como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la cancelacion de la MORDAZA tiene por objeto reflejar del modo mas preciso la realidad del uso de la MORDAZA en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una MORDAZA respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el MORDAZA y, ademas, para "sus similares", se estaria contraviniendo la finalidad de la accion de cancelacion, asi como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la MORDAZA, generando ello una contravencion a lo dispuesto en el articulo 139 inciso f) de la Decision 4869 . Consecuentemente, si unicamente se acredita el uso de la MORDAZA para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos MORDAZA descritos, se procedera a la cancelacion de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.
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La Ley de MORDAZA (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que "Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales este registrada la MORDAZA, su declaracion solo se extendera a los productos o servicios afectados" (articulo 68 - Nulidad y Caducidad parcial). El Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la MORDAZA comunitaria, cuyo articulo 50 numeral 2 establece lo siguiente: "Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que este registrada la MORDAZA comunitaria, se declarara la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate." MORDAZA Nº 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; MORDAZA Nº 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; MORDAZA Nº 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13. Articulo 139.- "El petitorio de la solicitud de registro de MORDAZA estara contenido en un formulario y comprendera lo siguiente: f) la indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (... )".
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