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Pág. 160854 NORMAS LEGALES Lima, viernes 19 de junio de 1998 a) Si la acción de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. ha prescrito; b) Si de las pruebas presentadas se ha acreditado que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE ha sido utilizado efectivamente por Granfiduciaria S.A. para distinguir actividades económicas relativas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad al registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo en el Perú; c) La aplicación al presente caso de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. y el alcance de la protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en base a dicho tratado; d) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE y la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo. e) Si el registro de la marca de servicio se otorgó en contravención de la normatividad vigente. III. ANALISIS DE LA CUESTION DE LA DISCUSION 1. Informe de antecedentes La Sala ha verificado lo siguiente: a) AFP Horizonte S.A. es titular en el Perú de las siguientes marcas de servicio registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: - AFP HORIZONTE precedida por un logotipo semicircular, según modelo, que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros, administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 1308 vigente hasta el 19 de enero del año 2004; - HORIZONTE que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros, administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 1616 vigente hasta el 17 de marzo del año 2004; - AFP NUEVO HORIZONTE (transferida por Ricardo Harten Costa) que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finan- zas), ahorros, seguros y administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 10567 vigente hasta el 25 de febrero del año 2003; - TELEHORIZONTE que distingue servicios relacionados con administración de fondos de pensiones, cajas de previsión, bancos, seguros, finanzas, servicios relacionados con cajeros bancarios auto- máticos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 997 vigente hasta el 1 de diciembre del año 2003. b) AFP Horizonte S.A. tiene registrados a su favor en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial diversos lemas comerciales para publici- tar su marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo registrada bajo certificado Nº 1308, tales como AFP HORIZONTE LOS PROFESIO- NALES, AFP HORIZONTE GARANTIA DE UN HORIZONTE SEGU- RO, AFP HORIZONTE GARANTIA DE SERVICIO. c) Conforme se constata a fojas 60, Granfiduciaria S.A. (antes Fidubolsa S.A.) es titular en Colombia de la marca denominativa FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir los servicios prestados por institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación; los servicios prestados por institutos de crédito tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras individuales, presta- mistas, etc.; los servicios de trust de inversión de las compañías de holding; los servicios de corredores de valores y de bienes; los servicios en relación con los asuntos monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; servicios de financiamiento; servicios fiduciarios; los servicios de prestación de fondos de pensiones; los servicios de administración de inmuebles y los servicios prestados en relación con los seguros de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 153642, vigente hasta el 28 de diciembre del año 2003. 2. Aplicación de la ley en el tiempo A fin de poder determinar cuáles son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente los principios que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución establece en su Artículo 103º que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no establece límite entre la aplicación retroactiva y la aplicación inmediata. El Artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva. De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los hechos cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente. 3. Prescripción de la acción La prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual el transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales. Consustancial a la prescripción extintiva es la despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado. 1 La Sala considera que el Artículo 171º del Decreto Ley Nº 26017 invocado por AFP Horizonte S.A. no es aplicable al caso concreto por cuanto dicho artículo establece la prescripción de la acción para oponerse al uso de un nombre comercial , mientras que en el presente caso la acción interpuesta es una de nulidad de registro de marca . En tal sentido, la norma aplicable al caso bajo análisis resulta ser el Artículo 121º del Decreto Ley Nº 26017 - norma vigente a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad - que establecía que la acción para pedir la nulidad de una marca registrada prescribe a losdiez años contados a partir de la fecha de concesión del primer registro. Cabe precisar que si bien dicho artículo se encontraba referido a marcas, éste resulta aplicable al caso concreto en virtud del Artículo 172º del Decreto Ley N° 26017, el cual señalaba que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las reglas establecidas para las marcas de productos y servicios. Siguiendo el criterio establecido en el punto 2 sobre aplicación de la ley en el tiempo, el supuesto de hecho (que hayan transcurrido diez años desde la concesión del registro) deberá cumplirse dentro del período de vigencia del Decreto Ley Nº 26017 para que éste sea aplicable (es decir, para que la acción prescriba); teniéndose en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 823 que ya no contempla la figura de la prescripción de la acción de nulidad es aplicable de manera inmediata a partir del 24 de mayo de 1996, fecha en que entró en vigencia. Por lo anterior, la Sala concluye que a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad (19 de enero de 1995) no habían transcurrido diez años contados desde la fecha de otorgamiento del registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita bajo certificado Nº 1308 (19 de enero de 1994) , por lo que la acción mencionada no ha prescrito. 4. Nulidad del registro de una marca. Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por ley. Es importante para declarar la nulidad de un registro determinar qué norma se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que en base a dicha norma se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. Aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válida- mente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el Artículo 103º de nuestra Constitución. En el presente caso, es de precisar que al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo (19 de enero de 1994) se encontraban vigentes la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, la Decisión 344 y el Decreto Ley Nº 26017. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo debe ser evaluada en base a dicha normativa. El Artículo 113º de la Decisión 344, concordante con el Artículo 120º del Decreto Ley Nº 26017, señala que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando el registro se haya otorgado en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión - o de la Ley -, o cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos falsos o inexactos, o cuando se haya obtenido de mala fe. 5. Marco conceptual y adquisición del derecho sobre el nombre comercial La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición del nombre comercial. El Artículo 128º simple- mente establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. El Decreto Ley Nº 26017 definía en su Artículo 159º al nombre comercial como el signo o denominación que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial. En ambas normas (Decisión 344 y Decreto Ley Nº 26017) el nombre comercial se encontraba protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (pues el sistema registral era declarativo). El Artículo 163º del Decreto Ley Nº 26017 establecía que el titular de un nombre comercial podía oponerse al registro o uso de un nombre comercial idéntico o confundible cuando se trataba de la misma o muy parecida actividad económica. Todo esto implicaba necesariamente que la Oficina Competente debía evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pudiese acceder a registro o para poder hacer valer un derecho en base a él. Al respecto, el Artículo 162º del Decreto Ley Nº 26017 disponía que para registrar un nombre comercial en el Perú se debía acreditar su uso en el país, indicando que constituían prueba de uso entre otras: la licencia de funcionamiento del establecimiento en la que conste el nombre comercial, la escritura de constitución social o su modificato- ria en la que conste la denominación social que se desea registrar como nombre comercial y, otros documentos oficiales de autorización o registro del establecimiento en los que conste el nombre comercial. 6. Ambito de protección del nombre comercial - Extensión territorial El Artículo 164º del Decreto Ley Nº 26017 circunscribía la protec- ción del nombre comercial al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y la extendía a todo el país en caso de existir difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. En principio, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la protección del nombre comercial por cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comer- ciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que exista una difusión masiva y constante de los mismos a nivel nacional que permita extender su protección a todo el territorio nacional. En tal 1Rubio Correa, Marcial, Prescripción y Caducidad. La extinción de acciones y derechos en el Código Civil. Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. VII, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1990, p. 16.