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Pág. 160856 NORMAS LEGALES Lima, viernes 19 de junio de 1998 Ahora bien, tomando como punto de partida los requerimientos establecidos en nuestra legislación nacional dentro del espíritu de la Convención - que no obliga ni compromete al país a dar a los extranjeros más que a los nacionales, sino que tiene como objetivo permitir a las personas nacionales o domiciliadas en uno de los Estados Contratantes que desarrollen una actividad económica más allá de las fronteras de su país negociar normalmente en mercados extranjeros con la seguri- dad de que sus nombres comerciales no sean usurpados ni imitados, ni sean objeto de actos de competencia desleal -, cada Estado puede flexibilizar estas exigencias en base a la existencia de determinadas condiciones que permitan establecer objetivamente la existencia de una actividad económica en ese Estado por parte de quien reclama el reconocimiento de un derecho. De no darse estas condiciones, la Sala considera que exigir la protección de un nombre comercial en todos los demás Estados Contratantes por el solo hecho de que sea usado en uno de los Estados Contratantes supondría el absurdo y prácticamente imposible reque- rimiento a nuestros nacionales o domiciliados en el país que deseen ejercer una actividad económica en el Perú con un nombre comercial determinado, de tener que recorrer previamente todos los Países Contratantes de la Convención, incluyendo cada una de sus circuns- cripciones y poblados, a fin de verificar que en ellos no se usa para el mismo tipo de actividad económica ningún nombre comercial idéntico o similar al que pretende emplear, ya que de lo contrario estaría permanentemente sujeto a la posibilidad de que su nombre comercial sea anulado, con la consiguiente inseguridad empresarial. Como se puede apreciar, esto nos llevaría a una inseguridad jurídica y afectaría negativamente el tráfico económico en nuestro mercado, creándose desorden en las prácticas comerciales actuales y poniéndose en peligro el comercio y la economía de los Estados parte de la Convención de Washington. Es así que la necesidad de acreditar un uso efectivo del nombre comercial en el país en que se reclama protección se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin lo cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores locales. Ahora bien, conforme se ha expresado, a criterio de la Sala no parece razonable exigir que la empresa titular del nombre establezca operaciones o actividades industriales o comerciales directas en cada jurisdicción en la cual desea la protección. Una posición aceptada generalmente al respecto estriba en el reconocimiento de un nombre comercial tan pronto la empresa titular tenga algún tipo de actividad o negocio en el mercado del país concernido 3. b) El Artículo 17º de la Convención faculta a las personas domicilia- das o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes, a oponerse dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate a la adopción, uso, registro o depósito de una marca susceptible de producir confusión o error en el consumidor con su nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado. c) De igual manera, el Artículo 18º de la Convención establece en su primer párrafo que la protección del nombre comercial en cualquie- ra de los Estados Contratantes se rige por las disposiciones y preceptos legales del Estado Contratante en el que se solicita la protección . Así, para prohibir el uso o cancelar el registro de un nombre comercial o marca idéntico o semejante a un nombre comercial anteriormente usado, es necesario demostrar que éste se empleó y continúa empleándose en cualquiera de los Estados Contratantes o en el Estado en que se solicita la cancelación 4 para la fabricación o comercialización de los mismos productos o mercancías. Dado que la Convención de Washington obliga únicamente a los Estados Contratantes de la misma, el Estado en que se solicita la cancelación debe ser necesariamente un Estado Contratante, por lo que no hubiera sido necesario una mención expresa a dicho Estado específico. En tal sentido, con la redacción actual del Artículo 18º inciso b), la Sala advierte que el sentido de la disyuntiva en la disposición que antecede está orientado a dejar al criterio del Estado en que se solicita la cancelación, la decisión sobre cuál de los dos criterios adoptará para reconocer la validez del derecho invocado por el accionante. 10.3 Por las razones antes expuestas y a fin de garantizar un trato igualitario a nacionales y domiciliados en nuestro país y en los demás Estados Contratantes y de acuerdo con nuestras normas nacionales y las de la Convención, la Sala concluye que si bien se desprende de las pruebas presentadas que Granfiduciaria S.A. ha acreditado usar en Colombia el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distin- guir actividades económicas relacionadas con los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, no puede extenderse la protección de dicho nombre comercial al territorio peruano por cuanto no se ha acreditado el uso del mismo en nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 160º del Decreto Ley Nº 26017. Tampoco se ha acreditado que con dicho nombre comercial se haya ejercido o ejerza algún tipo de actividad económica en nuestro país. En virtud a lo expuesto, la Sala determina que no procede efectuar el examen de confundibilidad entre los signos en controversia. 11. Sentido del Artículo 14º de la Convención de Washington 11.1 Del contenido de la norma El Artículo 14º de la Convención de Washington señala que el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será prote- gido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca. 11.2 Del objeto de la norma Con relación a los argumentos expuestos por Granfiduciaria S.A. en su escrito de fecha 27 de noviembre de 1995, la Sala estima pertinente precisar que el requerir que el nombre comercial sea usado en el Perú para que goce de protección en nuestro país - ya sea en todo o en parte de nuestro territorio - no implica que la Convención de Washington carezca de efecto práctico, toda vez que el sentido del Artículo 14º de la Convención de Washington consiste en establecer que el nombre comercial que una persona (natural o jurídica domici- liada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes) empleapara identificar una actividad económica que desarrolla en otro Estado Contratante, será protegido en ese otro Estado sin necesidad de registro o depósito. En tal sentido, la finalidad del Artículo 14º de la Convención de Washington es impedir que un Estado Contratante - donde el derecho al nombre comercial se adquiere con el registro - exija a los nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero que ejercen activida- des económicas en aquél, que registren sus nombres comerciales para gozar de protección legal. Consecuentemente, los Estados firmantes de la Convención de Washington deben adecuar sus ordenamientos jurídicos internos a fin de hacer efectivo lo dispuesto en este artículo, de modo tal que el nombre comercial de una persona establecida o domiciliada de un Estado Contratante sea protegido en virtud a su uso en otro Estado Contratante. Ello significa que el derecho exclusivo sobre estos nombres comercia- les usados y las acciones legales para hacer cesar o impedir su uso por terceros no están sujetos al registro previo, sino que gozan de protección por su solo uso - como efectivamente ocurre en nuestra normativa nacional (Decisión 344, Decreto Ley Nº 26017 y posteriormente Decreto Legislativo Nº 823) en que el sistema registral del nombre comercial es tan sólo declarativo -, en cuyo caso se restringirá al ámbito territorial del mismo en aplicación de nuestra normativa interna. No obstante, cabe precisar que la protección que otorga la Convención de Washington a los nombres comerciales por su simple uso, no impide que los Estados Miembros puedan conceder - si su legislación interna así lo establece - protección a los nombres comer- ciales en virtud a su registro, es decir, sin que sea necesario acreditar su uso previo para poder gozar de protección. Lo único que quiso asegurar la Convención de Washington es que los nombres comercia- les usados gocen de protección sin necesidad de su registro. 11.3 De las circunstancias históricas que rodearon la cele- bración de la Convención de Washington Cuando la Convención de Washington fue negociada y firmada (1929) la mayoría de los Estados que actualmente son parte del mismo no tenían normas nacionales que regulasen no sólo el nombre comercial sino el derecho de la propiedad industrial en general, o en todo caso sus normas eran muy incipientes. En tal sentido, la Convención de Washington surge como una respuesta a este vacío, teniendo - conforme se ha adelantado - propiamente como objetivo regular jurídicamente algunas áreas de la propiedad industrial y asegurar un mínimo de protección a los nacionales y domiciliados - que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola - en los Estados Contratantes. Así, la determinación anterior de la Sala (de que una interpre- tación del Artículo 14º de la Convención de Washington en el sentido que basta con que un nombre comercial sea usado tan solo en uno de los Estados Contratantes para que pueda gozar de protección en todos los demás Estados resulta inaceptable por cuanto conduciría a una insegu- ridad y caos jurídico y comercial), se confirma si se toma en consideración que al tiempo de celebrarse dicha Convención, las comunicaciones se encontraban mucho menos avanzadas que hoy en día, sin que existieran medios de comunicación; tales como el Internet, las comunicaciones vía satélite o la televisión por cable; que pudieran facilitar la globalización de los mercados o simplificar el comercio internacional, por lo que resultaba mucho más difícil aún que una persona tuviese conocimiento de los nombres comerciales que se estaban usando con anterioridad en otros Estados Contratantes. Por tanto, pensar que el objetivo del Artículo 14º de la Convención de Washington era que nombres comerciales usados con anterioridad en otros Estados o parte de éstos tuvieran un mejor derecho que el nombre comercial usado con posterioridad en otro territorio de un Estado Contratante resulta poco razonable. 11.4 Del contexto internacional dentro del cual se suscribió la Convención A criterio de la Sala, la Convención de Washington - conforme a la tendencia internacional de aquella época - optó por proteger al nombre comercial en similares términos que el Artículo 8º del Conve- nio de la Unión de París (CUP), esto es, asegurar la protección del nombre comercial por su solo uso sin necesidad de registro. El Artículo 8º CUP establece que “el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. En tal sentido, cabe citar a Bodenhausen quien interpretando dicho artículo señala que “la protección dada a un nombre comercial extranjero, en vista del principio de trato nacional encarnado en el Artículo 2º del Convenio, tiene que ser igual a la protección que se conceda a los nombres comerciales nacionales. Sin embargo, si un país concede una protección diferente a los nombres comerciales que están registrados en el país y otra a los demás nombres comerciales naciona- les no registrados, no estará obligado a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el país de que se trate más protección que a los nombres comerciales nacionales no registrados. Si, en un determinado país, la probabilidad de confusión por parte del público es el criterio para la protección de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utiliza- do o sea conocido hasta cierto punto en el país, porque de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría.” 5 3Cfr. Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 24, referido a la protección de los nombres comerciales extranjeros en el marco del Convenio de París, cuya norma tiene - en opinión de la Sala - similar propósito que la Convención de Washington (ver 11.4).4Según la Rectificación del texto en español de la Convención efectuada por la Secretaría General de la OEA remitida a los Estados Miembros de la misma mediante Acta suscrita en Washington el 10 de noviembre de 1997.5Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ginebra 1969, p. 147.