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Pág. 160859 NORMAS LEGALES Lima, viernes 19 de junio de 1998 Desconocer lo anterior significaría afectar el derecho de defensa de las partes recogido en el Artículo 139º inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993, así como también el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el Artículo I del Código Procesal Civil, ya que de lo contrario éstas verían recortada su posibilidad de cuestionar el fallo expedido por la Primera Instancia, máxime si se tiene en cuenta que para la actuación en un procedimiento administrativo seguido ante INDECOPI no se exige la inter- vención de un abogado, conforme lo dispone el Artículo 42º del Decreto Legislativo Nº 807. En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos debió calificar a través del proveído de fecha 25 de marzo de 1996 como uno de apelación al recurso de reconsideración presentado con fecha 22 de marzo de 1996 y consecuentemente disponer la elevación del expediente a la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de proseguirse el trámite respecto al fondo de la cuestión en discusión. En base a las consideraciones expuestas, el referido proveído se encuentra viciado de nulidad, así como todo lo actuado con posterioridad, encontrándose por tanto incurso en el supuesto contenido en el Artículo 43º inciso c) del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. A pesar de lo anterior, obrando el expediente en la Sala de Propiedad Intelectual en mérito al proveído de fecha 14 de julio de 1997 (Fs. 82) que dispuso elevar los actuados al superior jerárquico como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la solicitante en contra de la Resolución Nº 8179-97- INDECOPI/OSD, y atendiendo a la facultad discrecional que consagra el Artículo 109º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS de anular las resoluciones cuando agravien el interés público, y a los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que inspiran el procedimiento administrativo, esta Sala considera pertinente continuar con el análisis del fondo de la cuestión en discusión. 4. Lema Comercial. Formas de protección El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto o en el servicio prestado por una empresa para inducirlo a la compra del producto o servicio. Los medios y métodos de la publicidad son muy diversos y, entre ellos, el lema comercial constituye un tradicional instrumento publicitario. De las formas de proteger el lema comercial, las más amplias son las conferidas por las leyes especiales de propiedad intelectual, ya que otorgan derechos exclusivos, es decir, derechos que deben ser respetados por cualquie- ra. Los derechos que principalmente resultan aplicables en este caso son el derecho de autor y el derecho como signo distintivo. Adicionalmente, es posible conceder una protección al lema comercial a través de las normas de represión de la competencia desleal, siempre que se trate de una apropiación desleal de los resultados de una empresa ajena, para lo cual será necesario que el resultado materia de la apropiación tenga la capacidad de despertar imágenes concretas respecto al origen y calidad de la empresa y que existan otros elementos competitivos. 5. Protección del lema comercial por signos distintivos. Mar- co conceptual 5.1 Doctrina y jurisprudencia comparada Como se muestra a continuación, no se observa en la doctrina y jurisprudencia comparada una postura definida en el tratamiento legal otorgado al lema comercial. Sin embargo, los requisitos para la protección de los lemas comerciales en la mayoría de los países son similares a los que se exigen para el registro de las marcas. En la generalidad de los casos se exige que el lema comercial no constituya una expresión banal, usual ni descriptiva, debiendo contar con la suficiente fuerza distintiva. Así, cabe mencionar que en Alemania el lema comercial es protegido como una marca, no existiendo otra clase de registro para tales signos. La jurisprudencia ha mantenido dos tesis radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemana de Patentes registraba como marcas todo género de versos y frases publicitarias, incluso aquéllos que reproducían un refrán o unos versos populares que no aludían en modo alguno a los productos del titular del lema comercial. En una segunda etapa, la Oficina Alemana de Patentes adopta una actitud más severa en cuanto a la inscripción del lema comercial como marca. Ya no se acepta la inscripción indiscriminada de cualquier lema comercial. Por el contrario, la distintividad es lo que permite a un determinado lema comercial acceder al registro. La jurisprudencia alemana más reciente 1 ha establecido que los lemas comerciales tendrán capacidad distintiva, ya sea porque tienen un elemento independiente que sirve para indicar su origen empresarial o porque la declaración o forma de expresión del mismo tiene tal grado de fantasía en el tráfico comercial que no sólo es percibido por el público consumidor como un instrumento de publicidad con cierta originalidad y fuerza diferenciadora, sino que puede ser asociado por sí mismo con un determinado origen empresarial. Asimismo, en reiterados fallos se ha considerado que las expresiones descriptivas en relación a los productos o servicios a los cuales estará destinado el lema comercial no pueden ser admitidas a registro, como ocurre con el lema DIE QUALITÄT MACHT´S (LA CALIDAD LO HACE), ya que son expresiones que no son suficientemente distintivas.2 Por otro lado, se ha constatado que la jurisprudencia alemana no es más proclive a registrar expresiones publicitarias imperativas, siendo muy exigente además para el registro de expresiones publicitarias en forma de verso, admitiéndolas a registro - al igual que las expresiones publicitarias largas - siempre y cuando sirvan para indicar un origen empresarial. Por su parte, la actual doctrina alemana adopta por lo general una posición acorde a la jurisprudencia alemana, aunque formula algunos lineamientos críticos en torno a dicha postura. Reimer - Truestedt3 acogen la regla general elaborada por la jurisprudencia: el lema comercial sólo puede registrarse como marca cuando contiene un elemento dotado de fuerza distintiva. La protección del lema comercial se contrae por ende al elemento correspondiente dotado de fuerza distintiva, de tal forma que si un tercero reproduce los elementos no distintivos del lema comercial no se estaría infringiendo el derecho del titular del lema comercial. En la doctrina española , Fernández - Novoa expresa con claridad su opinión respecto a las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: "El slogan publicitario y la marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano estructural como en el funcional. Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir el slogan como una frase precisa empleada en la publicidad que llama la atención del consumidor, es fácil retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un determinado acto…. Y precisamente porque el slogan trata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto (adquisición del producto o servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y, por lo mismo, cumple una función publicitaria: mediante la utilización del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprar determinados productos o contratar determinados servicios. "4La jurisprudencia española ha establecido la prohibición de registrar una marca constituida por un slogan publicitario cuando el slogan, más que distinguir un producto o servicio, se limita a difundir o propagar los méritos o virtudes de éstos5 o cuando se limita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma naturaleza.6 En los Estados Unidos de América se ha establecido que un lema comercial y en general toda combinación de palabras es susceptible de emplearse como marca, en la medida en que sean utilizados para distin- guir los bienes y servicios de los demás competidores y no consistan simplemente en palabras comunes que expresen un mensaje corriente o usual en el giro al cual el lema esté orientado. Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre competencia desleal, el uso indebido del lema comercial siempre ha sido objeto de prevención como una forma de evitar el riesgo de confusión en los consumidores. En ese sentido, se prohíbe que un competidor pretenda ostentar un derecho de exclusiva sobre una frase de uso común por no ser distintiva para los consumidores, como por ejemplo en el caso de SHOP AND COMPARE (COMPRE Y COMPARE ) o TWO FOR THE PRICE OF ONE ( DOS POR EL PRECIO DE UNO ), criterio que ha formado parte de numerosas resoluciones, entre ellas la contenida en el U.S.P.Q. 278 (T.T.A.B. 1984). La Junta de Apelación ( The Trademark Trial and Appeal Board ) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha establecido en reiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a registro debe cumplir con ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mínimo de distintividad y cierto grado de ingeniosidad en su fraseología. De no ser así, se considera que el lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo, ni será indicativo de la procedencia empresarial del producto o servicio. Es así que los lemas comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de acceder a registro. Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al registro es la distintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada forma o presentación no destaca, el lema comercial no funcionará como signo distintivo ni podrá registrarse. Lo mismo ocurrirá si éste consiste en la forma necesaria para designar un determinado producto o servicio, ya que tal hecho implicaría interferir con la libertad de los competido- res de usar designaciones descriptivas en el comercio. En la doctrina argentina , los lemas comerciales (denominados frases publicitarias) son conceptualizados como marcas que están constituidas por palabras con contenido conceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Como afirman Bertone/Cabanellas7, la ley argentina exige para la inscripción de un lema comercial que éste tenga originalidad, adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad que dicha doctrina propugna. Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lema comercial es el de la capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial debe tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan que la jurisprudencia de ese país ha expresado criterios variables en cuanto a la registrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no puede ser de otro modo, por cuanto la apreciación de la originalidad que constituye el umbral de la registrabili- dad es subjetiva. En Brasil , los lemas comerciales eran objeto de un derecho de exclusiva bajo la vigencia de la antigua Ley de Propiedad Industrial. Bajo la normativi- dad vigente a partir del 15 de mayo de 1996 8, los lemas comerciales sólo encuentran protección a través de las normas sobre competencia desleal y, excepcionalmente, por las normas de derecho de autor, siempre y cuando gocen de gran creatividad y originalidad. En México , los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se protegen a través de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El Artículo 99º de la Ley de Propiedad Industrial9 de ese país considera al lema comercial como toda frase u oración que tenga por objeto anunciar productos o servicios al público, establecimientos o negociacio- nes comerciales, para distinguirlos fácilmente de los de su especie. La regula- ción mexicana del lema comercial se complementa con las disposiciones sobre marcas en lo que sea aplicable. 5.2 Legislación nacional aplicable La Decisión 344 y el Decreto Legislativo Nº 823 definen al lema comercial como toda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (Artículo 118º segundo párrafo de la Decisión 344 y Artículo 189º del Decreto Legislativo Nº 823). Tanto la norma comunitaria como nuestra legislación nacional otorgan al lema comercial una protección a través de las normas de propiedad industrial, específicamente a través de las normas vinculadas a los signos distintivos. Si bien se le ha otorgado cierta autonomía con respecto a la marca y al nombre comercial, el Artículo 122º de la Decisión 344 concordado con el Artículo 195º del Decreto Legislativo Nº 823 establece que al lema comercial le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunes concernientes al nombre comer- cial y especialmente las que atañen a la marca. Dada la ambigüedad en la definición, que presentan tanto la norma comunitaria andina como nuestra legislación nacional, y la disparidad de criterios establecidos en los diferentes ordenamientos jurídicos que regulan el lema comercial, esta Sala considera pertinente esclarecer el concepto y aplicación del mismo, a la luz de los criterios establecidos por la normatividad aplicable en nuestro país, para lo cual se hará uso de los métodos de interpre- tación existentes y de la clasificación propuesta por Rubio Correa 10. 1En Bundespatentgericht, Jahresbericht 1996, p. 52. 2Cfr. Erdmann, Schutz von Werbeslogans, GRUR (agosto / sep. 1996), pp. 550 y ss. 3Citado en Fernández - Novoa, Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 22 de octubre de 1973, Actas de Derecho Industrial (1974), 330. 4ob. cit., p. 333. 5Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español de 12 de abril de 1988, en Actas de Derecho Industrial, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Tomo 13, año 1989-90, p. 341. 6ob. cit., p. 373. 7Bertone / Cabanellas, Derecho de Marcas, tomo I, Argentina, 1989, pp. 356 y 357. 8Ley Nº 9279/96 de fecha 14 de mayo de 1996. Ley de Propiedad Industrial de Brasil. 9Ley de Propiedad Industrial de México del año 1991, reformada en el año 1994. 10Rubio Correa, El Sistema Jurídico , Lima 1993, p. 288.