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Pág. 160858 NORMAS LEGALES Lima, viernes 19 de junio de 1998 Establecen precedente de observancia obligatoria sobre interpretación de nor- ma en relación a los requisitos de regis- trabilidad exigidos al lema comercial TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCION Nº 422-1998-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE Nº 280074 SOLICITANTE :FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTI- CIOS SIBARITA S.A. OBSERVANTE :AJINOMOTO DEL PERU S.A. Lima, veinticinco de abril de mil novecientos noventa y ocho I. ANTECEDENTES Con fecha 27 de setiembre de 1995, Fábrica de Productos Alimenti- cios Sibarita S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar la marca constituida por la envoltura de fondo rojo y dos negritas, una de ellas encerrada en un círculo, conforme a modelo, registrada bajo Certificado Nº 88194. Con fecha 17 de octubre de 1995, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. modificó su solicitud de registro, señalando que la marca que pretende publicitar con el lema comercial solicitado es SIBARITA y logotipo, la misma que se encuentra inscrita bajo Certificado Nº 83979. Con fecha 21 de diciembre de 1995, Ajinomoto del Perú S.A. (Perú) formuló observación a la solicitud de registro, manifestando que el lema comercial solicitado DA SABOR Y COLOR (debió decir SABOR Y COLOR ) no es reivindicable, por cuanto consiste en una frase indicativa de las características y cualidades de los condimentos y de las especias, que son productos que precisamente distingue la marca registrada que se pretende publicitar. Señaló que el signo solicitado carece de distintividad, ya que no se estaría publicitando ninguna marca, sino se estaría indicando las características de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Añadió que es usual que en el comercio al promocionar los condimentos y especias se mencione que sus principales características y/o condiciones consistan en dar un determinado sabor y color en las comidas, como ocurre con la marca AJINO SAZON, la misma que incluye en sus productos la frase DA COLOR Y SABOR (sic). Con fecha 5 de febrero de 1996, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. absolvió el traslado de la observación, manifestando que lo que busca con el lema comercial solicitado es precisamente crear una identificación con la marca que publicita, situación que es real, por cuanto los productos de la marca SIBARITA dan color y sabor a las comidas. Señaló que la jurisprudencia y la doctrina reconocen que se haga uso de palabras genéricas -en el presente caso SABOR - dentro de los lemas comerciales si es que van acompañadas de otros elementos que den originalidad al lema permitiendo su identificación, como en este caso sería la palabra SABOR (sic). Añadió que el lema comercial solicitado ha venido siendo utilizado intensivamente para publicitar la marca SIBARI- TA, lo cual ha creado en el consumidor una relación de identificación con el producto, de lo cual pretende aprovecharse la observante intentando diluir el poder publicitario del lema comercial solicitado. Con fecha 20 de febrero de 1996, Ajinomoto del Perú S.A. contestó la absolución al traslado de la observación, manifestando que el lema comercial tiene un fin publicitario y que como tal debe consistir en una creación ingeniosa y capaz de ser relacionada con el producto que promociona y que por ello no puede ser constituido sobre la base de dos términos genéricos (SABOR y COLOR), como sucede con el lema comercial solicitado. Mediante Resolución Nº 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formu- lada por Ajinomoto del Perú S.A. pero denegó el registro del lema comercial solicitado. Precisó que la naturaleza jurídica de un lema comercial es distinta al de una marca, en la medida que la norma establece que el lema comercial es un complemento de aquélla. Señaló que para su registro sólo se aplican supletoria- mente los criterios establecidos para la registrabilidad de una marca, debiéndose tomar básicamente la originalidad del mismo y verificarse la existencia de un vínculo identificatorio entre la marca y el lema comercial. En ese orden de ideas, consideró que el lema SABOR Y COLOR es susceptible de ser utilizado como complemento de una marca, por cuanto cumple la función de hacer publicidad al producto sin identificarlo necesariamente. Por otro lado, constató la existencia del registro del lema comercial SSASITA EL SAZONADOR QUE SI … SAZONA … DA SABOR Y COLOR , respecto del cual, luego de efectuado el análisis comparativo, concluyó que el lema comercial solicitado es susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos a distinguir, por cuanto ambos comparten las palabras SABOR y COLOR - evocando la misma idea - y están destinados a distinguir principalmen- te los mismos productos (sazonadores). Con fecha 22 de marzo de 1996, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. interpuso recurso de reconsideración. Manifestó que los lemas comercia- les en cuestión no son confundibles, ya que el público consumidor ha logrado identificar la expresión SABOR Y COLOR con la marca SIBARITA, debido a las campañas publicitarias realizadas por la empresa. Con fecha 16 de abril de 1996, Ajinomoto del Perú S.A. manifestó que la solicitante al interponer su recurso de reconsideración no adjuntó nueva prueba instrumental, incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 98º y 101º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. Mediante Resolución Nº 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, por considerar que éste fue presentado sin adjuntar nueva prueba instrumental. Con fecha 11 de julio de 1997, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. interpuso recurso de apelación. Manifestó que con fecha 22 de marzo de 1996 había iniciado un procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca SSASITA, inscrita bajo Certificado Nº 57421, la cual fue cancelada mediante Resolución Nº 2282-97-INDECOPI/OSD de fecha 19 de febrero de 1997. En ese sentido, señaló que al haber sido cancelada la referida marca, queda cancelado de oficio el lema comercial SSASITA EL SAZONADOR QUE SI … SAZONA … DA SABOR Y COLOR , de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 121º de la Decisión 344. Con fecha 12 de diciembre de 1997 se realizó el informe oral solicitado por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. II. CUESTION EN DISCUSION Habiéndose constatado que el registro del lema comercial constituido por la denominación SSSASITA EL SAZONADOR QUE SI … SAZONA …DA SABOR Y COLOR ha sido cancelado, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el lema comercial SABOR Y COLOR reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION 1. Informe de antecedentes a) La Sala de Propiedad Intelectual ha verificado que Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación SIBARITA y logotipo para distinguir condimentos y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 83979, vigente hasta el 23 de marzo del año 2005. b) Se ha comp robado que Juan Flores Hernández fue titular de los siguientes signos: - Marca de producto constituida por la etiqueta rectangular con las puntas redondeadas, en cuya parte central contiene la marca SSSASITA, en moldes de fantasía, teniendo debajo la representación de un recipiente y en cuya parte interior se aprecia la figura estilizada de un cocinero degustando un preparado alimenticio, además lleva leyendas alusivas al producto, todo conforme a modelo, para distinguir canela, palillo, comino, orégano en polvo, pimienta y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelación fue tramitada en el Expediente Nº 9606187 e inscrita con fecha 7 de abril de 1997. - Lema comercial constituido por la denominación SSSASITA EL SAZONADOR QUE SI … SAZONA … DA SABOR Y COLOR para distinguir propaganda en relación a productos de especias, sazonadores y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelación fue tramitada en el Expediente Nº 9606187 e inscrita con fecha 27 de junio de 1997. c) Se observa que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen diversos lemas comerciales registrados a favor de diversos titulares que incluyen el término SABOR en su conformación, tales como SABOR QUE CONQUISTA, SABOR EFECTIVO, NICOLINI MAS SABOR, entre otros. 2. Aplicación de la ley en el tiempo La norma que a la fecha de la solicitud de registro regulaba en el Perú la Decisión 344 era el Decreto Ley Nº 26017. El Decreto Ley Nº 26017 fue derogado con fecha 24 de mayo de 1996 por el Decreto Legislativo Nº 823, norma actualmente vigente que regula lo relativo al lema comercial en el Perú. De lo expuesto, debe destacarse que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, las normas que regulan el lema comercial en el país han variado. Ello plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de los lemas comerciales. Así, el Artículo 103º de nuestra Constitución de 1993 establece que: "...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo ..." Como ya se ha dicho, el Decreto Legislativo Nº 823 entró a regir el 24 de mayo de 1996. El Artículo 103º de la Constitución no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata. Será entonces necesario recurrir a las normas reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre una y otra. Para los casos de lemas comerciales, la fijación de este límite está - en alguna forma - establecido en la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 823: "… Las solicitudes de patentes, marcas y de las otras modalidades de la propiedad industrial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, serán tramitadas conforme a las normas de ésta, en el estado en que se encuentren". De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 823, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia del Decreto Ley Nº 26017, norma derogada por aquélla. 3. Del recurso de reconsideración presentado por la solicitante De la revisión del expediente, se observa que mediante proveído de fecha 25 de marzo de 1996 (Fs. 97 vuelta) la Oficina de Signos Distintivos admitió a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. en contra de la Resolución Nº 2102-96-INDECOPI/ OSD de fecha 26 de febrero de 1996. Mediante Resolución Nº 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar inadmi- sible el recurso de reconsideración presentado - al no haberse adjuntado nueva prueba instrumental como establecen los Artículos 98º y 101º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS - y consecuentemente nulo el proveído de fecha 25 de marzo de 1996 por haber admitido a trámite el mencionado recurso de reconsideración. Del tenor del recurso de reconsideración de fecha 22 de marzo de 1996 interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. se dedu- ce que el objeto del mismo fue cuestionar el fondo de la materia controver- tida sancionada por la Resolución Nº 2102-96-INDECOPI/OSD, por cuanto éste estuvo fundamentado exclusivamente en cuestiones de puro derecho relacionados con la aplicación de las normas pertinentes al caso concreto, a diferencia de la finalidad del recurso de reconsideración que consiste en posibilitar que el órgano que dictó la resolución que se impugna pueda nuevamente considerar el caso concreto en base al aporte de nuevas pruebas que no obraban en el expediente al momento de expedirse la resolución que se impugna, cuestión que es inherente a la naturaleza del recurso de reconsideración y que además se encuentra plasmado en los Artículos 98º y 101º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. En atención a lo expuesto, esta Sala considera que la intención de la solicitante fue la de impugnar la Resolución Nº 2102-96-INDECOPI/OSD a través de un recurso de apelación, ya que, de lo establecido en el Artículo 99º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, se desprende que éste no requiere necesariamente de recaudos, pues se fundamenta en interpretar de modo diverso las pruebas que obran en el expediente. En ese sentido, conviene precisar que el Artículo 103º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS establece que: "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter." La norma es clara al establecer el deber de los órganos funcionales administrativos de corregir de oficio el error en que incurra el justicia- ble al tipificar un recurso, permitiendo que tal equívoco u omisión carezca de trascendencia legal, siempre que sea posible deducir su verdadero carácter.