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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G35/G32/G36/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 30 de noviembre de 2005 - Copia legalizada de la factura Nº 0003267, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de agosto del 2003, por la venta de 229 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 52). - Copia legalizada de la factura Nº 0003308, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 6 de setiembre del 2003, por la venta de 3053 planchas de papel higiénico PETALO por20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 53). - Copia legalizada de la factura Nº 0003488, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 23 de octubre del 2003, por laventa de 541 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 54). - Copia legalizada de la factura Nº 0003497, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 25 de octubre del 2003, por la venta de 595 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 55). - Copia legalizada de la factura Nº 0003551, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 11 de noviembre del 2003, por la venta de 2900 planchas de papel higiénico PETALO por20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 56). - Copia legalizada de la factura Nº 0003609, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, porla venta de 657 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 57). - Copia legalizada de la factura Nº 0003611, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 3659 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 58). 2.6 Aplicación al caso concreto a) Respecto del contrato de licencia de marcas El contrato presentado acredita que Medifarma S.A. otorgó a Grupo Reyes S.A.C. licencia para el uso de su marca PETALO entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003. La empresa accionante ha cuestionado la validez del contrato de licencia de marcas presentado por la emplazada, al manifestar que (i) las firmas de las personas quesuscribieron el contrato no han sido certificadas por Notario Público y que (ii) el contrato de licencia no ha sido inscrito en el registro correspondiente del Indecopi. Al respecto, conviene señalar lo siguiente: - Respecto de la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato de licencia de uso, conviene señalar que la Autoridad no puede exigir que las firmas que figuran en el contrato estén debidamente legalizadas, toda vezque no existe norma legal que condicione la admisión de dicho documento al cumplimiento de tal formalidad. A ello conviene agregar que la Ley Nº 27444 prohíbe exigir mayores formalidades o requisitos que los expresamente establecidos en la ley o el TUPA 12. - Respecto de la inscripción del contrato de licencia en el respectivo registro, conviene precisar que, tal como lo ha señalado la Sala - mediante Resolución Nº 252-2002/TPI- INDECOPI de fecha 8 de marzo del 200213 - el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa el hecho fáctico del uso de esamarca en el mercado. Las sanciones por falta de la mencionada inscripción no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca, ya quela inscripción per se del contrato de licencia no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado. Además, la ley noprevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse. Consecuentemente, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico andino requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujoscomerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso. 14 En virtud de lo expuesto, el contrato de licencia de marcas presentado por Medifarma S.A. resulta válido para el presente caso, no siendo necesario contar con lacertificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato ni con su inscripción en el registro; además, se presume la veracidad de la información contenida en dicho documento,al no haberse presentado prueba en contrario. En consecuencia, corresponde analizar las facturas presentadas.b) Respecto de las facturas presentadas De la revisión conjunta de las facturas presentadas, se desprende que éstas acreditan la venta de papel higiénicode la marca PETALO entre los meses de agosto y noviembre del 2003, en forma constante y suficiente. La Decisión 486 exige que para cancelar una marca por no uso, ésta no debe haber sido utilizada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación, por lo que se entiende que cualquier uso de la marca en lacantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos que ésta distingue determina la interrupción del plazo de cancelación. Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya ha dictado una pauta 15, según la cual: “La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, "durante", que extiende la acción de la forma verbal "no se hubiere utilizado", a todo lo largo del período prescrito.Así, (…) si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz,en principio estará interrumpiendo el plazo (…) señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca. Naturalmente corresponderá a laautoridad nacional competente - dentro de criterios de equidad y justicia - determinar si el uso tiene los elementos citados atrás.” Sobre este tema, la doctrina ha señalado que el período necesario para que el uso de la marca sea relevante debeser el plazo suficiente para que la marca esté presente en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada; sin embargo, no es necesario quese esté utilizando durante todo el período de no uso que señala la ley, ya que dicho período se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca.Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano (Lanham Act). 16 Asimismo, debe indicarse que ni la norma andina ni la nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores a la 1 2“Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 36.1Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de ladecisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitu- ción, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendia- dos y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administra-tivos, aprobados para cada entidad. 36.2Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de in-formación o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsa- bilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigen-cias a los administrados fuera de estos casos. (…)“ 1 3Recaída en el expediente Nº 122109-2001, sobre la acción de cancelación porfalta de uso de la marca de producto CASINELLI, interpuesta por Angélica Ocharan Cassinelli (Perú) contra Markinver S.A. 1 4Cabe agregar que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en la Resolu- ción Nº 159, dejó esclarecido que frente a las acciones de cancelación por falta de uso de una marca, el uso de ésta puede acreditarse a través del uso que le dé quien estuviere autorizado para ello, aun cuando no figure inscrito en el registrode la Oficina competente como licenciatario (artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823) sin que ello implique contradecir o incumplir lo dispuesto en las normas andinas, específicamente el artículo 116º de la - en ese entonces vigente- Decisión 344. 1 5Comentando el artículo 100 de la Decisión 311 y artículo 99 de la Decisión 313,cuya redacción es similar a lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.Sentencia expedida en el Proceso Nº 17-IP-95 (nota 2). 1 6De la Fuente García, Elena. El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, MarcialPons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid - Barcelona 1999, pp. 204 - 205