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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G35/G32/G36/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 30 de noviembre de 2005 fin de acreditar que la marca PETALO no había sido utilizada. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓNLa Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde cancelar el registro de la marca de productoPETALO. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Medifarma S.A. es titular de la marca de producto PETALO, que distingue papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papeldesmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 26408, vigente desde el 22 de octubre de1979 hasta el 22 de octubre del 2014. 2. Cancelaciones por falta de uso2.1 Marco conceptual El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sinmotivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tresaños consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marcarespectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en unprocedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional 2. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bieninmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuadode la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidadconcreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar un nuevo signo solicitado y unamarca anteriormente registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercadoabriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas. 2.2 Cancelación parcial del registro El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o serviciospara los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllosrespecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales seencuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamentedistingue en el mercado 3. Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos losproductos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todoen función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro. El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. Enefecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registrode una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros,durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que elinteresado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total ( figura tradicional de la cancelación ) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso enel mercado no ha sido acreditado ( cancelación parcial ). Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación “ parcial”, la Autoridad - en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV4 del Título Preliminar y 1455 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marcamateria de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomaráconocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, 2Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 453. 3Este criterio difiere del utilizado durante la vigencia de la Decisión 344, según el cual bastaba acreditar el uso de al menos uno de los productos o servicios distinguidos con la marca materia de la cancelación, para que la acción fuesedeclarada infundada y, por consiguiente, que la marca siguiese distinguiendo los productos o servicios comprendidos en el registro inicial. Dentro de ese contexto, la Autoridad administrativa sólo tenía dos opciones almomento de pronunciarse sobre una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca: a) Cancelar el registro en forma total, cuando no se acreditaba el uso de la marca de por lo menos uno de los productos o servicios que distinguía, o b) No cancelar el registro, cuando se acreditaba el uso efectivo de la marca para identificar al menos uno de los productos o servicios que distinguía. Conforme se ha señalado, este escenario cambia con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. Así, ante una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, la Autoridad, al momento de emitir un pronunciamien-to, podrá optar por una tercera opción, la cual, si bien consiste en no cancelar el registro, se diferencia del tratamiento anterior en el hecho de que se deberá deter- minar si la marca fue utilizada en el mercado para distinguir todos los productoso servicios para los cuales fue registrada, o si el uso sólo se limitó a alguno o algunos de ellos. 4Artículo IV de la Ley Nº 2744.- Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los si- guientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generalesdel Derecho Administrativo: (… ) 1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impul- sar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de losactos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias (… ). 5Artículo 145 de la Ley Nº 27444.- Impulso del procedimientoLa autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que seoponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o mera-mente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregu- laridad producida.