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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G35/G32/G36/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 30 de noviembre de 2005 de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determinaque el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que lacancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelarparcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español 6 y el Sistema Comunitario Europeo7 2.3 Condiciones del uso de la marca El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada: (i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentrandisponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y lasmodalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y, (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren sucarácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia 8 - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente: - En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que seareal y no simplemente formal o simbólico. - En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con elproducto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente paraacreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número deoperaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado enel mercado tres bultos del grano. Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivosprecedentes a la interposición de la acción de cancelación. A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso dela marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidady la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitaciónde la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuentala identidad o similitud de los productos o servicios. Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente: (i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicioscuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sidoacreditado. (ii) La norma establece - refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada - que deberá tomarse en cuentala “identidad o similitud” de los productos o servicios. La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridaddeberá determinar: a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular: i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dichalista; o, ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidosexpresamente por la marca. La intención de la norma - a criterio de la Sala - no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de SignosDistintivos. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto,si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”,se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello unacontravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486 9 . Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, talcomo sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca. 6La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que “Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o ser- vicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados” (artículo 68 - Nulidad y Caducidad parcial). 7El Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre lamarca comunitaria, cuyo artículo 50 numeral 2 establece lo siguiente: " Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servi- cios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate. ” 8Proceso Nº 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, publicadael 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso Nº 11-IP-96, Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena Nº 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso Nº 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1207, publi- cada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13. 9Artículo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido enun formulario y comprenderá lo siguiente: f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (… )”.