TEXTO PAGINA: 33
Lima, viernes 18 de diciembre de 1 998 ~1~~~~ Pág. 167423 el público en general. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo masivo o de servicios públicos, el sector perti- nente del público coincidirá con el público en general. Sobre el conocimiento de la marca notoria, cabe citar lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la conclusión NO 4 del Proceso 17-IP-966 : “Para 1ue una marca pueda considerarse como notoria, ademas el registro de la misma en varios Países se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo0 sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero”. En cuanto al grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal Andino ha considerado que “para que úna marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podríaaceptarse un porcentaje menor de un 60 %, porcentaj e que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare producto s de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor. . .“7 En tal sentido, el sector pertinente del público deberá determinarse en cada caso concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate. Existen criterios que pueden servir para determinar el sector interesado, tales como: establecer cuáles serán los usuarios potenciales del servicio (así, no es igual el sector pertinente de un producto especializado - ta1 como una máquina -herramienta o un producto farmacéutico contra el cáncer - que el de uno de consumo generalizado, como una gaseosa). También ayuda conocer cuáles son los canales de distribución del producto o servicio (así, no es igual la forma de distribución del’ servicio de energía eléctrica ue el servicio de deliuery de alimentos prepara- dos o el 8e calibración de balanzas de alta precisión). Asimismo, resulta relevante establecer los círculos co- merciales y empresariales interesados (así, es mu y vasto el circuito de involucrados en la comercializació n del arroz -secto r agrícola, molinos de pilado, centros de selección y envasado, distribuidores, mayoristas , mino- ristas y consumidores -y muy limitado el circuit o de interesados en la venta de bisoñés: confeccionista, comer- ciante y usuario). b) La marca debe ser notoriamente conocida en e l país en que se solicita el registro, en el comercio subre- gional o internacional sujeto a reciprocidad. Esta premisa está referida al espacio o territorio en el cual la marca debe ser conocida. La extensión territorial de la notoriedad de la marca puede ser nacional, regional0 internacional. El artículo bajo análisis no restringe la notoriedad de la marca al país en que se invoca la protección, ello a fin de garantizar que signos que no sean notoriamente conoci- dos en nuestro país 8(es decir, en todo el mercado perua- no) pero que sí gozan de notoriedad en el comercio subre- gional o internacional sujeto a reciprocidad, no sean objeto de usurpaciones por parte de terceros. Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos de marcas notorias defuera de la Subregión, no es suficiente la notoriedad en el extranjero sino que se requiere que exista reciprocidad.Así, “cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistral la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco”“. PachónBánche z Avila señalan que dicha reciprocidad åuede nacer, bien de un Tratado bilateral o multilateral o e una fuente legislativa interna, independientemente del requisito de ser conocidas en’e l respectivo País Miem- bro en donde se pretende alegar la notoriedadíO.,Cabe precisar que el Pertí no ha suscrito convenios con terceros países para el reconocimiento recíproco de mar- cas que gocen de notoriedad internacional ni ha hecho tal reconocimiento en su legislación interna. c) Un tercero no puede acceder al registro de la marca notoriamente conocida. Sólo el titular de la marca notoriamente conocida puede solicitar el registro del signo. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N” ZO-IP- 97; para que el titular de una marca notoria pueda oponer-se al registro de su marca debe necesariament e haber obtenido su titularidad a través del registro” (entiéndaseen el país donde se reclama la protección o en el país de origen), ya que es a base del registro cuando nace elderecho exclusivo de la marca y con el uso posterior odifusión una marca puede convertirse en notoria’“ . Sin embargo, puede reconocerse la notoriedad de las marcas de aquellos titulares que procedan de sistemas de adqui- sición del derecho por el uso de la marca (Estados Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, etc.). Al respecto, conviene citar lo establecido por el Tribu- nal Andino en el citado Proceso: “Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcario previsto en el Artículo 92” de la Decisió n 344, la m.arca notoriamente conocida debe estar forzosamente registra- da, pues a base del registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusión puede conducir a que una marca se convierta en notoria.....En cambio, fILera del Area Andina el usuario extraregistral de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones alregistro de otra marca idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión m arcaria “.‘.‘j d) Uso efectivo de la marca notoria en el mercado nacional o subregional El Artículo 83O inciso d) no define claramente si es necesario el uso de la marca en el país en el que se solicita protección o basta su conocimiento a través de medios como la televisión, revistas o periódicos u otros medios de comunicación modernos (por ejemplo, e l Internet). Al respecto el Tribunal de Justici a de la Comunidad Andina en el Proceso N” ZO-IP-97 señala que “La legisla- ción comunitaria regid a por la Decisión 31 3 (en Los mis- m.os términos por la 344) no exigía que la marca notoria sea usada en un País, aceptando tal categoría cuando la marca es tan sólo conocida, y esto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación hanacelerado vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un País se conozcan y expandan inmedia- tamente en otro País y en otro continente.. . ..Uso y cono- cimiento de la marca notoria no son requisitos concomi- tantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313”‘“. Similar interpretación se encuentra en la doctrina: Conforme lo señalan PachónSánche z Avila , “Za disposi- ción comentada no exige que la marc a notoriamente cono- cida se haya usado en el País Miembr o de qUe se trate. Basta que eZZa sea conocida en eZ Estado en que se solicite el registro; en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad? Las anteriores interpretacione s w-responden con el reconocimiento que el desarrollo del comercio internacio- 6 Gaceta Oficla ldel Acuerd odeCartagena NQ253del7demarz ode1997, p.24. 7 Proceso N” 20-IP-97 en Gaceta Oficlal del Acuerdo de Cartagena NQ 332 del 30 de marzo d e1998 ,p 34 * En iguales términos. Massaguer, Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada, Aranzadi Civil, NQ 23, enero 1994, p.18. g Proceso N” 2C-IP-97 (nota 7), p. 35. lo Ob. cit. pp., 248 y 249. l1 Cfr. Areán Lalin, Las marcas notorias y la piratería marcaria, sn: Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, tima 19%, p. 181, haciendo referencia a la interpretación dada por el Tribunal Andino. Diferente situación se da a nivel intemacio- nal en el supuesto del Artículo 66isdel Convenio de París. Al respecto ver punto 4.2.4. l2 Bueno Martínez, La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, p. 18. . l3 Proceso N” 20-IP-97 (nota 7) p. 37. l* Proceso N” 20-IP-97 (nota 7) p 23. l5Pachón/Sánchez Avila, El régimen Andino de la propiedad industrial, Bogotá 1995, p. 248.