Norma Legal Oficial del día 19 de junio del año 1998 (19/06/1998)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, viernes 19 de junio de 1998

a) Si la accion de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. ha prescrito; b) Si de las pruebas presentadas se ha acreditado que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE ha sido utilizado efectivamente por Granfiduciaria S.A. para distinguir actividades economicas relativas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad al registro de la MORDAZA de servicio AFP HORIZONTE y logotipo en el Peru; c) La aplicacion al presente caso de la Convencion General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial suscrita en MORDAZA D.C. y el alcance de la proteccion del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en base a dicho tratado; d) De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE y la MORDAZA de servicio AFP HORIZONTE y logotipo. e) Si el registro de la MORDAZA de servicio se otorgo en contravencion de la normatividad vigente. III. ANALISIS DE LA CUESTION DE LA DISCUSION 1. Informe de antecedentes La Sala ha verificado lo siguiente: a) AFP Horizonte S.A. es titular en el Peru de las siguientes MORDAZA de servicio registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: - AFP HORIZONTE precedida por un logotipo semicircular, segun modelo, que distingue servicios de MORDAZA de prevision, prestamos (finanzas), ahorros, seguros, administracion de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 1308 vigente hasta el 19 de enero del ano 2004; - HORIZONTE que distingue servicios de MORDAZA de prevision, prestamos (finanzas), ahorros, seguros, administracion de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 1616 vigente hasta el 17 de marzo del ano 2004; - AFP MORDAZA HORIZONTE (transferida por MORDAZA Harten Costa) que distingue servicios de MORDAZA de prevision, prestamos (finanzas), ahorros, seguros y administracion de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 10567 vigente hasta el 25 de febrero del ano 2003; - TELEHORIZONTE que distingue servicios relacionados con administracion de fondos de pensiones, MORDAZA de prevision, bancos, seguros, finanzas, servicios relacionados con cajeros bancarios automaticos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 997 vigente hasta el 1 de diciembre del ano 2003. b) AFP Horizonte S.A. tiene registrados a su favor en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial diversos lemas comerciales para publicitar su MORDAZA de servicio AFP HORIZONTE y logotipo registrada bajo certificado Nº 1308, tales como AFP HORIZONTE LOS PROFESIONALES, AFP HORIZONTE GARANTIA DE UN HORIZONTE SEGURO, AFP HORIZONTE GARANTIA DE SERVICIO. c) Conforme se constata a fojas 60, Granfiduciaria S.A. (antes Fidubolsa S.A.) es titular en Colombia de la MORDAZA denominativa FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir los servicios prestados por institutos bancarios o instituciones en relacion con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensacion; los servicios prestados por institutos de credito tales como asociaciones cooperativas de credito, companias financieras individuales, prestamistas, etc.; los servicios de trust de inversion de las companias de holding; los servicios de corredores de valores y de bienes; los servicios en relacion con los asuntos monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; servicios de financiamiento; servicios fiduciarios; los servicios de prestacion de fondos de pensiones; los servicios de administracion de inmuebles y los servicios prestados en relacion con los seguros de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 153642, vigente hasta el 28 de diciembre del ano 2003. 2. Aplicacion de la ley en el tiempo A fin de poder determinar cuales son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente los principios que regulan la aplicacion de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento juridico. Nuestra Constitucion establece en su Articulo 103º que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no establece limite entre la aplicacion retroactiva y la aplicacion inmediata. El Articulo III del Titulo Preliminar del Codigo Civil, aplicable supletoriamente, fija este limite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones juridicas existentes. Asi, el Codigo Civil recoge la teoria de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicacion inmediata de las normas, desechando su aplicacion retroactiva o ultraactiva. De conformidad con la teoria de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por esta y los hechos cumplidos despues de su derogacion se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposicion diferente. 3. Prescripcion de la accion La prescripcion extintiva es una institucion juridica segun la cual el transcurso de un determinado lapso extingue la accion que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales. Consustancial a la prescripcion extintiva es la despreocupacion del sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado.1 La Sala considera que el Articulo 171º del Decreto Ley Nº 26017 invocado por AFP Horizonte S.A. no es aplicable al caso concreto por cuanto dicho articulo establece la prescripcion de la accion para oponerse al uso de un nombre comercial, mientras que en el presente caso la accion interpuesta es una de nulidad de registro de marca. En tal sentido, la MORDAZA aplicable al caso bajo analisis resulta ser el Articulo 121º del Decreto Ley Nº 26017 - MORDAZA vigente a la fecha de interposicion de la presente accion de nulidad - que establecia que la accion para pedir la nulidad de una MORDAZA registrada prescribe a los

diez anos contados a partir de la fecha de concesion del primer registro. Cabe precisar que si bien dicho articulo se encontraba referido a MORDAZA, este resulta aplicable al caso concreto en virtud del Articulo 172º del Decreto Ley N° 26017, el cual senalaba que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposicion especial, se regira por las reglas establecidas para las MORDAZA de productos y servicios. Siguiendo el criterio establecido en el punto 2 sobre aplicacion de la ley en el tiempo, el supuesto de hecho (que hayan transcurrido diez anos desde la concesion del registro) debera cumplirse dentro del periodo de vigencia del Decreto Ley Nº 26017 para que este sea aplicable (es decir, para que la accion prescriba); teniendose en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 823 que ya no contempla la figura de la prescripcion de la accion de nulidad es aplicable de manera inmediata a partir del 24 de MORDAZA de 1996, fecha en que entro en vigencia. Por lo anterior, la Sala concluye que a la fecha de interposicion de la presente accion de nulidad (19 de enero de 1995) no habian transcurrido diez anos contados desde la fecha de otorgamiento del registro de la MORDAZA AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita bajo certificado Nº 1308 (19 de enero de 1994), por lo que la accion mencionada no ha prescrito. 4. Nulidad del registro de una marca. Determinacion de la MORDAZA aplicable La declaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni este ni la solicitud que lo origino, han surtido los efectos previstos por ley. Es importante para declarar la nulidad de un registro determinar que MORDAZA se encontraba vigente al momento en que se otorgo, ya que en base a dicha MORDAZA se evaluara si a la fecha de su concesion se incurrio en las causales de nulidad del registro previstas por ella. Aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado validamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesion. Lo contrario generaria una inseguridad juridica y significaria aplicar una MORDAZA retroactivamente, lo cual esta expresamente prohibido por el Articulo 103º de nuestra Constitucion. En el presente caso, es de precisar que al momento de otorgarse el registro de la MORDAZA de servicio AFP HORIZONTE y logotipo (19 de enero de 1994) se encontraban vigentes la Convencion Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial de MORDAZA, la Decision 344 y el Decreto Ley Nº 26017. En tal sentido, la determinacion de la nulidad del registro de la MORDAZA de servicio AFP HORIZONTE y logotipo debe ser evaluada en base a dicha normativa. El Articulo 113º de la Decision 344, concordante con el Articulo 120º del Decreto Ley Nº 26017, senala que la autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticion de parte interesada, la nulidad de una MORDAZA, previa audiencia de las partes interesadas, cuando el registro se MORDAZA otorgado en contravencion de cualquiera de las disposiciones de la Decision - o de la Ley -, o cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos falsos o inexactos, o cuando se MORDAZA obtenido de mala fe. 5. MORDAZA conceptual y adquisicion del derecho sobre el nombre comercial La Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena no contiene una definicion del nombre comercial. El Articulo 128º simplemente establece que el nombre comercial sera protegido por los Paises Miembros sin obligacion de deposito o de registro. El Decreto Ley Nº 26017 definia en su Articulo 159º al nombre comercial como el signo o denominacion que sirve para distinguir a una persona natural o juridica en el ejercicio de su actividad empresarial. En MORDAZA normas (Decision 344 y Decreto Ley Nº 26017) el nombre comercial se encontraba protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (pues el sistema registral era declarativo). El Articulo 163º del Decreto Ley Nº 26017 establecia que el titular de un nombre comercial podia oponerse al registro o uso de un nombre comercial identico o confundible cuando se trataba de la misma o muy parecida actividad economica. Todo esto implicaba necesariamente que la Oficina Competente debia evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que este pudiese acceder a registro o para poder hacer MORDAZA un derecho en base a el. Al respecto, el Articulo 162º del Decreto Ley Nº 26017 disponia que para registrar un nombre comercial en el Peru se debia acreditar su uso en el MORDAZA, indicando que constituian prueba de uso entre otras: la licencia de funcionamiento del establecimiento en la que conste el nombre comercial, la escritura de constitucion social o su modificatoria en la que conste la denominacion social que se desea registrar como nombre comercial y, otros documentos oficiales de autorizacion o registro del establecimiento en los que conste el nombre comercial. 6. Ambito de proteccion del nombre comercial - Extension territorial El Articulo 164º del Decreto Ley Nº 26017 circunscribia la proteccion del nombre comercial al ambito MORDAZA o a la MORDAZA geografica de la clientela efectiva y la extendia a todo el MORDAZA en caso de existir difusion masiva y MORDAZA a nivel nacional del mismo. En MORDAZA, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la proteccion del nombre comercial por cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante conocer cuales son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que exista una difusion masiva y MORDAZA de los mismos a nivel nacional que permita extender su proteccion a todo el territorio nacional. En tal

1

Rubio MORDAZA, MORDAZA, Prescripcion y Caducidad. La extincion de acciones y derechos en el Codigo Civil. Biblioteca para leer el Codigo Civil, Vol. VII, Pontificia Universidad Catolica del Peru, Fondo Editorial, MORDAZA 1990, p. 16.