Norma Legal Oficial del día 19 de junio del año 1998 (19/06/1998)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, viernes 19 de junio de 1998

Ahora bien, tomando como punto de partida los requerimientos establecidos en nuestra legislacion nacional dentro del MORDAZA de la Convencion - que no obliga ni compromete al MORDAZA a dar a los extranjeros mas que a los nacionales, sino que tiene como objetivo permitir a las personas nacionales o domiciliadas en uno de los Estados Contratantes que desarrollen una actividad economica mas alla de las fronteras de su MORDAZA negociar normalmente en mercados extranjeros con la seguridad de que sus nombres comerciales no MORDAZA usurpados ni imitados, ni MORDAZA objeto de actos de competencia desleal -, cada Estado puede flexibilizar estas exigencias en base a la existencia de determinadas condiciones que permitan establecer objetivamente la existencia de una actividad economica en ese Estado por parte de quien reclama el reconocimiento de un derecho. De no darse estas condiciones, la Sala considera que exigir la proteccion de un nombre comercial en todos los demas Estados Contratantes por el solo hecho de que sea usado en uno de los Estados Contratantes supondria el absurdo y practicamente imposible requerimiento a nuestros nacionales o domiciliados en el MORDAZA que deseen ejercer una actividad economica en el Peru con un nombre comercial determinado, de tener que recorrer previamente todos los Paises Contratantes de la Convencion, incluyendo cada una de sus circunscripciones y poblados, a fin de verificar que en ellos no se usa para el mismo MORDAZA de actividad economica ningun nombre comercial identico o similar al que pretende emplear, ya que de lo contrario estaria permanentemente sujeto a la posibilidad de que su nombre comercial sea anulado, con la consiguiente inseguridad empresarial. Como se puede apreciar, esto nos llevaria a una inseguridad juridica y afectaria negativamente el trafico economico en nuestro MORDAZA, creandose desorden en las practicas comerciales actuales y poniendose en peligro el comercio y la economia de los Estados parte de la Convencion de Washington. Es asi que la necesidad de acreditar un uso efectivo del nombre comercial en el MORDAZA en que se reclama proteccion se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de proteccion del nombre en algun hecho concreto, sin lo cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores locales. Ahora bien, conforme se ha expresado, a criterio de la Sala no parece razonable exigir que la empresa titular del nombre establezca operaciones o actividades industriales o comerciales directas en cada jurisdiccion en la cual desea la proteccion. Una posicion aceptada generalmente al respecto estriba en el reconocimiento de un nombre comercial tan pronto la empresa titular tenga algun MORDAZA de 3 actividad o negocio en el MORDAZA del MORDAZA concernido . b) El Articulo 17º de la Convencion faculta a las personas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes, a oponerse dentro de los terminos y por los procedimientos legales del MORDAZA de que se trate a la adopcion, uso, registro o deposito de una MORDAZA susceptible de producir confusion o error en el consumidor con su nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado. c) De igual manera, el Articulo 18º de la Convencion establece en su primer parrafo que la proteccion del nombre comercial en cualquiera de los Estados Contratantes se rige por las disposiciones y preceptos legales del Estado Contratante en el que se solicita la proteccion. Asi, para prohibir el uso o cancelar el registro de un nombre comercial o MORDAZA identico o semejante a un nombre comercial anteriormente usado, es necesario demostrar que este se empleo y continua empleandose en cualquiera de los Estados Contratantes o en el Estado en que se solicita la cancelacion 4 para la fabricacion o comercializacion de los mismos productos o mercancias. Dado que la Convencion de MORDAZA obliga unicamente a los Estados Contratantes de la misma, el Estado en que se solicita la cancelacion debe ser necesariamente un Estado Contratante, por lo que no hubiera sido necesario una mencion expresa a dicho Estado especifico. En tal sentido, con la redaccion actual del Articulo 18º inciso b), la Sala advierte que el sentido de la disyuntiva en la disposicion que antecede esta orientado a dejar al criterio del Estado en que se solicita la cancelacion, la decision sobre cual de los dos criterios adoptara para reconocer la validez del derecho invocado por el accionante. 10.3 Por las razones MORDAZA expuestas y a fin de garantizar un trato igualitario a nacionales y domiciliados en nuestro MORDAZA y en los demas Estados Contratantes y de acuerdo con nuestras normas nacionales y las de la Convencion, la Sala concluye que si bien se desprende de las pruebas presentadas que Granfiduciaria S.A. ha acreditado usar en Colombia el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades economicas relacionadas con los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, no puede extenderse la proteccion de dicho nombre comercial al territorio peruano por cuanto no se ha acreditado el uso del mismo en nuestro MORDAZA, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 160º del Decreto Ley Nº 26017. Tampoco se ha acreditado que con dicho nombre comercial se MORDAZA ejercido o ejerza algun MORDAZA de actividad economica en nuestro pais. En virtud a lo expuesto, la Sala determina que no procede efectuar el examen de confundibilidad entre los signos en controversia. 11. Sentido del Articulo 14º de la Convencion de MORDAZA 11.1 Del contenido de la MORDAZA El Articulo 14º de la Convencion de MORDAZA senala que el nombre comercial de las personas naturales o juridicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes sera protegido en todos los demas sin necesidad de registro o deposito, forme o no parte de una marca. 11.2 Del objeto de la MORDAZA Con relacion a los argumentos expuestos por Granfiduciaria S.A. en su escrito de fecha 27 de noviembre de 1995, la Sala estima pertinente precisar que el requerir que el nombre comercial sea usado en el Peru para que goce de proteccion en nuestro MORDAZA - ya sea en todo o en parte de nuestro territorio - no implica que la Convencion de MORDAZA carezca de efecto practico, toda vez que el sentido del Articulo 14º de la Convencion de MORDAZA consiste en establecer que el nombre comercial que una persona (natural o juridica domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes) emplea

para identificar una actividad economica que desarrolla en otro Estado Contratante, sera protegido en ese otro Estado sin necesidad de registro o deposito. En tal sentido, la finalidad del Articulo 14º de la Convencion de MORDAZA es impedir que un Estado Contratante - donde el derecho al nombre comercial se adquiere con el registro - exija a los nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero que ejercen actividades economicas en aquel, que registren sus nombres comerciales para gozar de proteccion legal. Consecuentemente, los Estados firmantes de la Convencion de MORDAZA deben adecuar sus ordenamientos juridicos internos a fin de hacer efectivo lo dispuesto en este articulo, de modo tal que el nombre comercial de una persona establecida o domiciliada de un Estado Contratante sea protegido en virtud a su uso en otro Estado Contratante. Ello significa que el derecho exclusivo sobre estos nombres comerciales usados y las acciones legales para hacer MORDAZA o impedir su uso por terceros no estan sujetos al registro previo, sino que gozan de proteccion por su solo uso - como efectivamente ocurre en nuestra normativa nacional (Decision 344, Decreto Ley Nº 26017 y posteriormente Decreto Legislativo Nº 823) en que el sistema registral del nombre comercial es tan solo declarativo -, en cuyo caso se restringira al ambito territorial del mismo en aplicacion de nuestra normativa interna. No obstante, cabe precisar que la proteccion que otorga la Convencion de MORDAZA a los nombres comerciales por su simple uso, no impide que los Estados Miembros puedan conceder - si su legislacion interna asi lo establece - proteccion a los nombres comerciales en virtud a su registro, es decir, sin que sea necesario acreditar su uso previo para poder gozar de proteccion. Lo unico que quiso asegurar la Convencion de MORDAZA es que los nombres comerciales usados gocen de proteccion sin necesidad de su registro. 11.3 De las circunstancias historicas que rodearon la celebracion de la Convencion de MORDAZA Cuando la Convencion de MORDAZA fue negociada y firmada (1929) la mayoria de los Estados que actualmente son parte del mismo no tenian normas nacionales que regulasen no solo el nombre comercial sino el derecho de la propiedad industrial en general, o en todo caso sus normas eran muy incipientes. En tal sentido, la Convencion de MORDAZA surge como una respuesta a este vacio, teniendo - conforme se ha adelantado - propiamente como objetivo regular juridicamente algunas areas de la propiedad industrial y asegurar un minimo de proteccion a los nacionales y domiciliados - que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotacion MORDAZA - en los Estados Contratantes. Asi, la determinacion anterior de la Sala (de que una interpretacion del Articulo 14º de la Convencion de MORDAZA en el sentido que basta con que un nombre comercial sea usado tan solo en uno de los Estados Contratantes para que pueda gozar de proteccion en todos los demas Estados resulta inaceptable por cuanto conduciria a una inseguridad y caos juridico y comercial), se confirma si se toma en consideracion que al tiempo de celebrarse dicha Convencion, las comunicaciones se encontraban mucho menos avanzadas que hoy en dia, sin que existieran medios de comunicacion; tales como el Internet, las comunicaciones via satelite o la television por cable; que pudieran facilitar la globalizacion de los mercados o simplificar el comercio internacional, por lo que resultaba mucho mas dificil aun que una persona tuviese conocimiento de los nombres comerciales que se estaban usando con anterioridad en otros Estados Contratantes. Por tanto, pensar que el objetivo del Articulo 14º de la Convencion de MORDAZA era que nombres comerciales usados con anterioridad en otros Estados o parte de estos tuvieran un mejor derecho que el nombre comercial usado con posterioridad en otro territorio de un Estado Contratante resulta poco razonable. 11.4 Del contexto internacional dentro del cual se suscribio la Convencion A criterio de la Sala, la Convencion de MORDAZA - conforme a la tendencia internacional de aquella epoca - opto por proteger al nombre comercial en similares terminos que el Articulo 8º del Convenio de la Union de MORDAZA (CUP), esto es, asegurar la proteccion del nombre comercial por su solo uso sin necesidad de registro. El Articulo 8º CUP establece que "el nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacion de deposito o de registro, forme o no parte de una MORDAZA de fabrica o de comercio". En tal sentido, cabe citar a Bodenhausen quien interpretando dicho articulo senala que "la proteccion dada a un nombre comercial extranjero, en vista del MORDAZA de trato nacional encarnado en el Articulo 2º del Convenio, tiene que ser igual a la proteccion que se conceda a los nombres comerciales nacionales. Sin embargo, si un MORDAZA concede una proteccion diferente a los nombres comerciales que estan registrados en el MORDAZA y otra a los demas nombres comerciales nacionales no registrados, no estara obligado a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el MORDAZA de que se trate mas proteccion que a los nombres comerciales nacionales no registrados. Si, en un determinado MORDAZA, la probabilidad de confusion por parte del publico es el criterio para la proteccion de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o MORDAZA, dicho MORDAZA podra exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta MORDAZA punto en el MORDAZA, porque de lo contrario la probabilidad de confusion no existiria."5

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Cfr. Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la proteccion de las MORDAZA notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 24, referido a la proteccion de los nombres comerciales extranjeros en el MORDAZA del Convenio de MORDAZA, cuya MORDAZA tiene - en opinion de la Sala - similar proposito que la Convencion de MORDAZA (ver 11.4). Segun la Rectificacion del texto en espanol de la Convencion efectuada por la Secretaria General de la OEA remitida a los Estados Miembros de la misma mediante Acta suscrita en MORDAZA el 10 de noviembre de 1997. Bodenhausen, Guia para la aplicacion del Convenio de MORDAZA para la Proteccion de la Propiedad Industrial, MORDAZA 1969, p. 147.